הכללים השתנו: המהפך המשפטי שיקשה על רישום עיצובים בארה"ב

עיצובים (Designs) הם חלק מהותי מארסנל הכלים של מערכת הקניין הרוחני והם מספקים הגנה משפטית על עיצובי מוצרים. הגנה זו ניתנת באמצעות רישום עיצוב, אשר מעניק לבעלים זכות בלעדית על השימוש בו ומאפשר לו למנוע מאחרים להשתמש בו ללא רשות. עיצובים אלה יכולים לכלול את הצורה החיצונית של בקבוק שתייה, למשל, הדוגמה הגרפית המודפסת על נעל ספורט, או הממשק הגרפי (GUI) של אפליקציה, ומכאן חשיבותם העצומה בשמירה על היתרון התחרותי והזהות המותגית של חברות. המשמעות המעשית היא שאם המוצר שלכם הוא בעל עיצוב ייחודי ניתן באמצעות זכות העיצוב להגן על צורתו החיצונית, כולל קווי מתאר, צבעים ומרקמים, וכל מה שמעניק לו חזות ייחודית.

בישראל, עיצוב יוכר ככשיר לרישום לאחר שעבר בחינה מהותית-מקצועית ברשות הפטנטים על בסיס קריטריונים של חידוש ואופי ייחודי. במהלך הבחינה, העיצוב הנבחן על ידי בוחן מקצועי, מושווה לעיצובים דומים שכבר ידועים, והאופי הייחודי של העיצוב נקבע על פי הרושם הכללי שהוא יוצר אצל משתמש מיודע (אדם המכיר מגוון של עיצובים הקיימים בתחום שאליו משתייך המוצר) לעומת הרושם הכללי שיוצר עיצוב שפורסם קודם לכן. 

המטרה – אופי ייחודי ולא מובן מאליו של העיצוב

גם בארה"ב בקשה לרישום עיצוב חייבת לעבור בחינה מהותית, אלא שהמבחנים לקביעת אופי ייחודי מעט שונים מהמקובל בישראל. בישראל, עיצוב ייחשב לבעל אופי ייחודי רק אם לא קיים עיצוב קודם שיוצר את רושם כללי דומה לזה של העיצוב הנבחן. בארה"ב, לעומת זאת, ניתן לבחון אם עיצוב הוא "מובן מאליו" (obvious) לא רק בהשוואה לעיצוב קודם בודד, אלא אף בהשוואה לשילוב של אלמנטים עיצוביים בין שניים או יותר עיצובים קודמים.

הנה דוגמה שתבהיר את ההבדל: בניגוד לישראל, בארה"ב ניתן לקבוע שעיצוב של כיסא חדש הוא "מובן מאליו" ולכן לא זכאי להגנה, שכן הוא משלב רגליים מכיסא א' והמשענת מכיסא ב', גם אם אף אחד מהם לא נראה כמעט זהה לכיסא החדש.

אבל לא תמיד זה היה המצב. החלטת בית המשפט הפדרלי לערעורים (Federal Circuit) במאי 2024 בפרשת LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC  היא זו ששינתה את חוקי המשחק בבחינת בקשות לרישום עיצוב בארה"ב, בעיקר בכל הקשור לקביעת הקריטריונים לפיהם ניתן לשלב בין אלמנטים עיצוביים של שני עיצובים או יותר שפורסמו לפני שהוגשה הבקשה הנבחנת.

השינוי – בחינת שילוב אלמנטים מעיצובים קודמים

הכל התחיל בהליך שבו תקפה חברת LKQ (יצרנית חלקי חילוף לרכבים) את תקפותו של עיצוב רשום בבעלות חברת GM המתייחס לכנף קדמית לרכב. לטענת LKQ, העיצוב לא היה אמור להירשם מלכתחילה כיוון שאינו חדש ואף מובן מאליו לאור אלמנטים עיצוביים המופיעים בפרסומים קודמים של יצרניות הרכב BYD ו- Hyundai, אשר שילוב ביניהם מוביל לעיצוב המדובר. במקור, PTAB (ועדת הערעורים לעניין פטנטים בארה"ב) דחתה את טענות LKQ, אך החברה ערערה לבית המשפט, שדן מחדש בשאלה העקרונית – והביא לשינוי דרמטי.

עד לאחרונה, כשרשויות הפטנטים בארה"ב בדקו האם עיצוב מסוים הוא "מובן מאליו" – כלומר, לא מספיק מקורי כדי להצדיק הגנה – הן השתמשו במבחן Rosen-Durling שנקבע כבר בתחילת שנות ה־80. לפי אותו מבחן, היה צורך למצוא פרסום קודם שהוא כמעט זהה לעיצוב המבוקש, ורק אז ניתן היה לבחון את השילוב שלו עם עיצובים נוספים.

התנאי הזה הפך את הבחינה למאוד מגבילה: במרבית המקרים פשוט לא נמצאו פרסומים דומים מספיק, ולכן כמעט ולא בוצעה בחינה של שילובים בין עיצובים קודמים. במילים אחרות, במשך עשרות שנים המבחן הציב רף גבוה במיוחד להוכחת מובנות מאליה של עיצוב.

המעבר למבחן החדש - גמישות והתאמה למציאות

בית המשפט הסכים עם טענת LKQ שהמבחן הנהוג בארה"ב הוא נוקשה ומיושן, ואינו עולה בקנה אחד עם הגישה הגמישה יותר שנקבעה בפסקי דין אחרים מהשנים האחרונות בתחום הפטנטים. לפיכך, בית המשפט קבע כי גם בתחום העיצובים יש ליישם את המבחן הנהוג כיום לקביעת obviousness של בקשות פטנט (הקרוי כ- "מבחן Graham") ומבחן זה כולל 4 שיקולים: (1) בחינת ההיקף והתוכן של הידע הקודם; (2) זיהוי ההבדלים בין העיצוב הנבחן לידע הקודם; (3) הבנת הידע של "מעצב רגיל בתחום העיצוב"; ו- (4) שיקולים משניים (למשל, הצלחה מסחרית של העיצוב הנבחן, היותו מקור לחיקויים, ביקוש המוצר וכו').

בהתאם לשיקולים הללו, המבחן החדש מאפשר שילוב של מספר פרסומים קודמים, גם אם אף אחד מהם לבדו אינו דומה באופן מהותי לעיצוב הנתבע. כמו כן, בית המשפט עוד הגמיש את הבחינה וקבע שדי בכך שמעצב רגיל בתחום יכול למצוא סיבה סבירה לבצע את השילוב.

השלכות מעשיות - מה זה אומר עבור המעצבים והמגישים?

ההשלכות של ההחלטה מרחיקות לכת. בעוד שבעבר אחוזי הקיבול של בקשות עיצוב היו גבוהים מאוד (כ-80%) ותהליך הבחינה ארך כשנתיים בממוצע, ההחלטה צפויה להקשות על בחינת בקשות עיצוב (שכן מספר הפרסומים שעל הבוחן האמריקאי לבדוק ולהשוות עם העיצוב הנבחן גדל משמעותית) ולהאריך את משך הבחינה ובסופו של דבר להוביל לעלייה משמעותית במספר הדחיות לרישום העיצוב על בסיס obviousness.

בנוסף, יש חשש שההחלטה תעודד חברות מתחרות לפתוח בהליכי ביטול של עיצובים שכבר נרשמו בארה"ב.

למרות זאת, על אף הקושי הצפוי כעת בתהליך הבחינה של בקשה לרישום עיצוב בארה"ב, יש לזכור שארה"ב מהווה שוק גדול וחשוב מבחינה מסחרית שלא ניתן לוותר עליו בנקל. אז מה עושים? מומלץ להיוועץ בעורך/ת פטנטים (או בעורך/ת דין) מומחה בתחום העיצובים כדי לתכנן אסטרטגיה נכונה לקראת הגשת בקשת העיצוב ו/או במענה לדוח בחינה של משרד הפטנטים האמריקאי בכדי להעלות את הסיכויים לקבל את ההגנה הרצויה על העיצוב בארה"ב.

החלטת LKQ v. GM פותחת עידן חדש בתחום העיצובים בארה"ב, ומשנה מהיסוד את אופן בחינת הבקשות לרישום עיצובים. המעבר ממבחן Rosen-Durling למבחן Graham משקף מגמה כוללת של התאמת כללי הבחינה למציאות טכנולוגית ודינמית יותר, שבה יצירתיות עיצובית נבחנת לא רק על בסיס דמיון חזותי כמעט מוחלט, אלא תוך בחינה כוללת של הידע הקיים ותוך התייחסות לשיקולים מסחריים. השינוי עשוי להקשות על תהליך הרישום של עיצובים ולהגביר את אי הוודאות בתהליך הבחינה, ודורש חשיבה אסטרטגית חדשה - הן בהכנת הבקשות והן בהתמודדות עם דוחות בחינה.

מאת ד"ר שרית בן שמואל עורכת פטנטים, שותפה, וראש מחלקת עיצובים בקבוצת לוצאטו, קבוצת הקניין הרוחני הוותיקה בישראל המציינת 156 שנים להיווסדה