לפני מספר ימים ניתן פסק-דין ע"י כב' השופט גונטובניק שנראה לכאורה עוד פסק-דין בתביעה על הפרת סימני מסחר (ת.א. 61865-03-17 Chloe S.A.S. ואח' נ' אויל דה לאמור בע"מ).
אלא מאי, פסק-הדין המשתרע על גבי 50 עמ' שכמעט כולם מחקר משפטי ומשפט משווה מרתק בסוגייה מורכבת שעניינה בהתנגשות שבין הגנה על קניין רוחני – סימני מסחר מצד אחד, לבין הגנה על תחרות חופשית.
לטעמי פסק-הדין המלומד בחר ליתן גב לרוח חברתית, קרי חופש התחרות, על חשבון זכות קניינית, זכות שנרכשה בעמל רב ובהשקעות אדירות של בעלי הזכויות, שלא בצדק.
התביעה עוסקת בחברה ישראלית שמייצרת ומשווקת לציבור מגוון בשמים זולים שהינם "בריח של" בשמים מפורסמים (תואמי ריח). הבשמים הזולים אינם ארוזים בבקבוקים שדומים לבשמים המקוריים, אך על גבי הבקבוקים הרגילים למראה, נרשם באופן ברור שם משובש קלות של הבושם המקורי וזאת כמובן על מנת שהלקוחות יוכלו לזהות את הבשמים, הריחות, וכך גם השילוט בדוכנים בנקודות המכירה. פסק-הדין מכריע במאוחד במספר תובענות באותו עניין של מותגים בינלאומיים נגד אותם נתבעים.
הסוגייה המרכזית לגביה הכריע בית-המשפט המחוזי היא האם השימוש בסימן המסחר המשובש לצורך זיהוי הבושם התואם, מהווה שימוש מפר בסימן המסחר. בית-המשפט קבע שלא. התובענה לא עוסקת בהעתקת הריחות של הבשמים, אלא רק בשימוש בסימני המסחר.
שגיאת בית המשפט
לעמדתי בית-המשפט הנכבד טעה עת דחה את התביעה על כל עילותיה (רק חלקן נדחו בצדק), השימוש של הנתבעים בסימני המסחר המשובשים מהווה גם מהווה הפרה של סימני המסחר ואף מהווה עשיית עושר ולא במשפט. לטעמי המבחן הוא פשוט, מבחן עובדתי שנדמה שהינו ברור לכל אדם. לו הנתבעים היו משתמשים בתיאור גינרי של ריח הבושם, לדוגמא " בושם בניחוח צרפתי מתוק" האם הצרכן היה יכול לזהות שמדובר בריח דומה לבושם צרפתי מוכר "שאנל מס' 5"? אם הצרכן לא היה מבין זאת – אז לעמדתי ברור שהשימוש בסימן המסחר המשובש סייע במכוון למכירה ומכאן מדובר בשימוש לא מורשה בסימן מסחר.
ואם הצרכן מזהה שמדובר בריח כמו של "שאנל מס' 5", או אדיש לכך, אזי ברור שאין צורך בשימוש בסימן המשובש. אין חולק ששימוש בסימן המקורי מהווה הפרה. לכולנו ברור שמכירת נעלים תחת המותג ADIDOS נחזה להפרה ברורה של הסימן ADIDAS, כך לטעמי גם השימוש בשם R.Lauern על מוצרים תואמי ריח RALPH LAUREN מהווה הפרה של סימן המסחר. וכך גם לגבי עוד דוגמאות שנבחנו בתביעה.
הנתבעים בתובענה זו גם ניהלו דוכנים בהם נמכרו תואמי הבשמים ובהם נרשם למשל (בעברית) "ניחוח תואם לגבר הוגו בוס" וכו'. דומני שלא ניתן לטעות בכוונת המכוון בניסוח השלטים, אך בית-המשפט מצא שמדובר בשינויים שאינם קלים ואיזוטריים ולכן לא מדובר בשימוש זהה לסימני התובעות.
הפרה של סימן מוגדרת באופן ברור בפקודת סימן מסחר: שימוש בסימן מסחר זהה למקור או שימוש בסימן דומה למקור לגבי "טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר" (בענייננו בשמים תואמי ריח מול בשמים מקוריים) ללא הרשאת בעלי הסימן תהווה הפרה.
עוד קבע בית-המשפט כי לא קיים איסור בחוק להפנות למוצרים שמוגנים על-ידי סימן מסחר, ככל שההפניה הזאת לא עולה לגדר שימוש בסימן מסחר או בסימן שדומה לו. לעמדתי שגה בית-המשפט, שכן הצגת מוצר "תואם" תוך הפניה למוצר אותו הוא למעשה מחקה(!) במטרה מסחרית ברורה למכור את המוצר ה"תואם" – זאת הפרה של סימן מסחר.
מדרון חלקלק
התוצאה של קביעה זו שאין מדובר בשימוש בסימן זהה או דומה, פותחת פתח לאין ספור חיקויים שינסו ללכת בעקבות הפסיקה שניתן לומר רוקנה מתוכן כמעט כליל את ההגנה היקרה שצברו מותגים. הכל על כנפי עידוד התחרות והגישה החברתית לתת (כביכול) לציבור שידו אינו משגת את המוצר המקורי – בצורה של חיקוי זול מדמה מוצר יוקרתי. האם ניתן יד חופשית להפיץ שעונים "תואמי רולקס" ? קפה בטעם "נספרסו" ? חטיף בטעם "במבה"? הסכנה היא בהפיכת סימני מסחר לגנריים בשם חופש התחרות.
מתן אישור לחיקויים לעשות שימוש בסימני המסחר המקוריים לצורך קידום מטרה מסחרית של מכירת מוצר "תואם" על חשבון המוצר המקורי – זה מדרון חלקלק. פסק-דין זה מעמיד בסיכון את בעלי סימני המסחר בכל תחום.
אמנם סעיף 47 לפקודת סימני המסחר מכיר בשימוש אמת בסימן של אחר. אך מטרת הסעיף היא לתת הגנה למשתמש לא מורשה שעושה שימוש בסימן המסחר באופן אמיתי. לדוגמא בעל מוסך שמתקן רכבי יונדאי, יכול לפרסם את עצמו כמוסך שמעניק שירות לרכבי יונדאי – אך הוא מנוע מהצבת שלטים על בית העסק שנושאים את סימן המסחר המעוצב של יונדאי ובוודאי שמנוע מלהציג עצמו כמורשה מטעם יונדאי.
כך גם יבואן מקביל של מוצר ממותג – רשאי לציין על עסקו שהוא מוכר מוצרים מהמותג – הכל בהנחה שאלו מוצרים מקוריים ותוך שהוא אינו עושה שימוש מטעה בסימני המסחר. בפס"ד ע"א 7629/12 טומי הילפינגר נ' מחסני היבואן, קבע בית המשפט העליון שעל היבואן המקביל לציין גם בפרסומיו שמדובר במוצר ביבוא מקביל. פיתרון שנועד להעניק ליבוא המורשה בידול מהיבוא המקביל. פיתרון זה אינו מונע תחרות ואינו מונע מהיבואן המקביל להנות מהפרסומים של היבואן המורשה, אך בשקלול הדברים בעל המותג הוא אבי שני המוצרים והוא נהנה ממכירתם. דיני הקניין הרוחני לא באים להעניק הגנה ליבואן מורשה, אך כאמור בית המשפט העניק הגנה מבדלת ליבואן המורשה.
למעשה פסק הדין כאן הרחיב את המשמעות של שימוש אמת, והפועל היוצא של פסק הדין הוא שגורמים מסחריים שירצו לשווק מוצר "תואם" יוכלו להתחכם רק במעט ולעשות שימוש בסימן המסחר של המוצר המקורי על מנת למכור את המוצר המתחרה. זה לא שימוש אמת. לציין את שם המותג המקורי שהועתק אינו שימוש אמת. זאת הגדרה ברורה של רכיבה על המוניטין של המוצר המקורי. לשם כך בדיוק באה לעולם הגנת סימני המסחר. אין כאן ויכוח האם הסימן א' דומה עד כדי הטעייה לסימן ב' בדומה להליכי התנגדויות לרישום סימני מסחר, אלא שימוש ברור במוצר "תואם" שלצידו הבהרה מהו המקור אותו מחקים.
קביעתו של בית המשפט: "במחלוקת זו טענתם של הנתבעים מקובלת עלי. מדובר בשימוש המוצדק מבחינה עניינית, שכן לא ניתן לזהות את הבשמים באופן נאות מבלי להשתמש בסימני המסחר של התובעות." היא בעצם מוכיחה את טענתי. בית משפט בעצמו מבין שלמוצר התואם אין זכות קיום ללא שימוש בסימן המסחר המקורי.
זהו מקרה של עשיית עושר ולטעמי גם הפרת סימן מסחר. זה לא שימוש תיאורי כפי שקבע בית המשפט. זה שימוש מסחרי. שימוש תיאורי הוא לכתוב ש"הקפסולות תואמות או מתאימות למכונות של נספרסו". זה תיאור למה מתאים המוצר התואם. תיאור של קפסולה בטעם נספרסו, זאת כבר הפרה כאמור.
על פי פסק הדין האסטרטגיה שנבחרה הצליחה. מצד אחד הלקוחות יודעים איזה ריח מפורסם יש בבקבוק ומצד שני בית המשפט קבע שלא מתקיימת עוולה. לעמדתי המבחן הוא כאמור מאד ברור, גם לצרכי המבחן המשולש הרי שיש זהות בריח, יש שם מוצר מאד דומה = זהות בסימן, המוצרים מאותו תחום, גם אם הבקבוק לא זהה לעניין מבחן העין, הרי שכל יתר הנסיבות מצביעים על דמיון. מבחן הצליל מחזק את העובדה שסימון התואמים רוכב על הסימנים המקוריים. לכך מצטרף גם מבחן השכל היתר לפיו ברור לצרכן "שיש לו להזמנות לרכוש בזול בושם יוקרתי" שכן המוצר התואם עושה שימוש בסימון מסחרי ש"המסר הרעיוני" בו הוא להתחזות לסימן המקורי.
יתרה מכך, לטעמי לא צריך להוכיח הטעייה במקרה כזה, שכן יש להניח שהצרכן לא חושב שהוא רוכש את המוצר המקורי – די שנחה דעתו שמדובר בחיקוי הולם במחיר זול. עניין זה מתקשר למבחן סוג הלקוחות שאינני מסכים עם העמדה לפיה הבדלי המחירים מבדלים את קהל הלקוחות. התואמים נמכרים בקניונים בהם עוברים קהלים רבים, לא מן הנמנע שגם אדם שיכול לרכוש בדיוטי פרי בושם ב-100 דולר, ישמח לרכוש את אותו הריח ב-60 שקלים. אין אנו עוסקים בתרומה לקהילה אלא בעסק מתחרה ממולח שמכירותיו מבוססות על כך שקיים מוצר מקורי יקר יותר ומפורסם מאד. ללא זאת ספק אם היתה ל"תואם" זכות קיום.
כאמור יש להניח שהצרכן לא טועה לבלבל בין המקור לחיקוי במקרה הזה, אך אם הצרכן רוכש את החיקוי בידיעה שזה "תואם" בריח למוצר המקורי, אז בוודאי שיש כאן אירוע של עשיית עושר והפרת סימן המסחר המקורי.
זה לא חופש תחרות. זה דילול סימני המסחר. דילול אינו הטעיה, אלא מצב שבו נעשה שימוש בסימן מסחרי מוכר מאוד, תוך שחיקתו בעיני הציבור, וטשטוש הייחודיות שלו. פסק-דין זה משנה סדרי עולם מבחינת סימני המסחר.
עוד נזכיר, פקודת סימני המסחר באה למנוע מעוסק לעשות שימוש מסחרי בסימן מסחר של אחר. כלומר בית משפט מעניק כאן יתרון לסוחר ממולח שמבקש לרכב על מוניטין שנרכש בעמל רב ע"י אחר. מדוע לתת לו את היתרון הזה? מדוע לא לעודד תחרות אמיתית – ילך הסוחר ויפתח בושם משלו ויבחר לתת לו כל שם אחר שאינו נועד לזהות את המוצר התואם עם המוצר המקורי.
לסיכום אציין כי לעמדתי המקרה נשוא פסק הדין הינו מקרה מובהק של עשיית עושר (ראה פרשת "א.ש.י.ר" ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ) והפרת סימני מסחר. כל עסקם של הנתבעים (לפחות זה שמתמקד בתואמי ריח) מבוסס על הצלחה והשקעה של אחר.
עצם חיקוי הריחות (מבלי להכנס לשאלה האם ניתן להגן משפטית על ריח) והדפסת לייבל המקשר אותם לריח המקורי, מעיד על חוסר מקוריות, חוסר יצירתיות, חוסר השקעה ומכאן המחקה נהנה מהשקעות המקור ואף מגדיל לעשות ולא מסתפק בחיקוי הריחות אלא הוא מתעקש גם לגזול את המיתוג על מנת לקדם את מכירותיו.
נדמה שבית-המשפט ברצונו לעודד תחרות לגיטימית, נתן גב לתחרות לא לגיטימית, ופתח נרחב לחיקויים משובשים שבאים לכבוש קהל שחלקו לפחות הינו קהל של המוצר המקורי, אם לא כך הרי שלקוחות הנתבעים אמורים להיות אדישים לשמות המוצרים ולהסתפק מהתבשמות ממוצרי הנתבעים.
מאת עו"ד ערן פרזנטי, ראש מחלקת קניין רוחני במשרד עורכי דין פירון
הכותב לא ייצג בתיק זה.
***
כתבה שיווקית בחסות משרד עורכי דין פירון. הכתבה נערכה על ידי מערכת Duns 100